薛亚君 金陵科技学院
专利非实施主体（Non Practicing Entity，以下简称NPE），是指拥有专利但自己并不实施该专利技术的实体。一般而言NPE可以分为两类，第一类是拥有专利但自己不实施该专利的科研机构（如大学或实验室）、创业公司、科技公司等，其特点是自己投入资金进行研发活动，在获得专利权后由于不具备生产专利产品的条件，便通过向大型制造企业许可专利的方式获取收益。第二类又被称为PAE（Patent Assertion Entity）或者专利流氓，其购买或获得专利权的目的，在于千方百计的寻找正在实施专利技术的企业或个人，然后逼迫对方缴纳专利许可费，或者通过诉讼或其他方式寻求高额的和解费用。但两种NPE的区分并不绝对。
在NPE认为自己的专利权受到侵害时，一般会通过两种途径寻求救济：法院提供的民事救济和美国国际贸易委员会（以下简称ITC）的337调查救济。两者的不同在于，法院的救济针对所有的专利侵权情形，法院可以判定侵权人承担损害赔偿责任或禁止令；而ITC的337调查针对的是进口货物侵犯美国专利权的情形，在认定被申请人侵权后，ITC不能判令其对申请人进行损害赔偿，但是可以向侵权人发放排除令，即将侵权产品清除出美国市场。2006年eBay案后，NPE通过法院获取禁制令的难度提高，于是他们纷纷将目光投向ITC，由NPE在ITC提起的337调查开始迅速增加。
一、eBay案对专利非实施主体提起337调查的影响
eBay案发生在2006年。Merc Exchange公司认为eBay的“立即购买”（Buy it Now）按钮侵犯了自己的专利权，遂向弗吉尼亚州东区地方法院提出诉讼；地方法院拒绝颁发永久禁令；接着MercExchange上诉至美国联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC），CAFC否决了地方法院的判决，认为一旦专利侵权被认定，法院就应该发出永久禁令；而美国最高法院又推翻CAFC的判决，指出原告要想获得永久禁令必须满足“四要素测试”。“四要素测试法”需要原告证明自己“遭受了无法弥补的损害”，这对非专利实施主体（NPE)非常不利，因为他们本身并不生产产品或提供服务，通常无法证明其产品或服务市场份额的减少,也就无法证明自己存在无法弥补的损害。但由于ITC并不属于联邦法院体系，因而eBay案的判决对ITC的行政法官并无拘束力；ITC认为“四要素测试法”不适用于337调查，ITC排除令的发放无须原告证明自己有“不可弥补的损害”。由于ITC审理的快速和其发放排除令较低的证明标准，eBay案前并没有NPE在ITC提起过337调查，eBay案后非专利实施主体在ITC提起的337调查数量迅速增加（见图1）。
从上述案例可以看出，对于根据337(a)(3)(C)提出的调查申请，ITC在把握“国内产业要求”时有趋紧的倾向。新趋向使得NPE所宣称的诉讼中的花费或在专利池许可中的投资都必须与涉案专利的许可存在较强关联，“生产驱动型”许可与“利益驱动型”许可的划分表明了ITC对专利技术商业开发的重视。但是总体而言，ITC各种检验关联性的标准还不是很清晰，“生产驱动型”许可与“利益驱动型”许可的划分也比较模糊。
ITC对“国内产业要求”从严解释的趋势，对专事投机的第二类NPE，或者说是PAE，可能不利，因为它们购买别人的专利但并不关心专利技术的实施，而是想方设法地寻找正在实施专利技术的企业或个人，一旦发现这样的目标时，便以专利许可为名从目标对象那里攫取高额回报。许多PAE主要依靠诉讼活动来维持运营，还有一些PAE的专利池中的专利数量虽多，但质量低，相关性也弱。同时PAE的专利许可主要是“利益驱动型”许可，对美国的创新并没有什么贡献，只是在已有产品上寻求利益。ITC对“国内产业要求”从严解释的趋势，对专事投机的第二类NPE，或者说是PAE，可能不利。
ITC的态度对属于第一类NPE的大学、科研机构、创业公司当然也会有所影响，因为他们也需要证明相关的投资或花费必须与涉案专利的许可存在较强关联，但整体而言影响并不是很大，因为他们主要从事研发或工程设计，在自己没有能力制造专利产品或开发专利技术的情况下，以合理的方式许可他人实施其专利。他们的专利池中的专利往往是高质量、强相关的，对外许可专利的目的多是“生产驱动型”的，对美国的技术革新有一定的贡献，所以较受ITC的认可。
二、专利非实施主体的专利许可活动与337条款中的国内产业要求
“337条款”是美国《1930年关税法》第337节的简称，主要是用来反对进口贸易中的不公平竞争行为。根据337(a)(2)条的规定，申请人申诉进口产品侵犯了其在美国的专利权而请求ITC采取相关措施时，需要证明在美国已经存在或正在建立与系争专利保护的产品相关的国内产业。337(a)(3)(A)和337(a)(3)(B)规定，ITC在检验专利纠纷中的申请人是否满足国内产业要求时，需要申请人证明两个要件的存在：技术要件，申请人或被许可人在美国国内实施了系争专利，专利涵盖的产品已经在美国生产或销售；经济要件，申请人在工厂、设备、劳动力或者资本方面做出了重大（significant）投资。
1988年337条款修改时，为了使没有能力在美国国内实际制造产品的实体，如科研机构（大学或实验室）、创业公司和小型企业，能够利用337条款保护自己的权利，337(a)(3)增加了(C)的规定：“有以下情形时，应认为存在受专利、版权、商标、集成电路布图设计和外观设计保护的有关产品的美国国内产业……(C)存在为了开发利用该知识产权而进行的实质性投资，包括工程设计、研发或许可活动。”根据337(a)(3)(C)主张存在国内产业要求时，申请人无需证明技术要件的存在，即无需证明自己在美国实施了系争专利，只要证明在工程设计、研发或许可活动中做出了实质性（substantial）投资，这些活动与开发利用系争专利相关即可。
337(a)(3)(C)的规定，使得NPE比许多从事实际生产制造的实体更容易证明国内产业的存在，NPE在提起337调查时多是依据C项的规定，提出自己的专利许可活动能够满足“国内产业”要求，因而与专利许可相关的各种活动是否都属于为了“开发利用”系争专利而进行的“实质性的投资”，就成为ITC审理相关问题的焦点。引起争议的专利许可主要包含以下几种：
（一）单纯的许可
单纯的专利许可活动有可能被ITC认为符合“国内产业要求”。在2001年的“半导体芯片案”中，申请人Tessera公司并未实施过系争专利技术，Tessera公司唯一的主张是其许可活动，证据显示Tessera公司为了许可专利雇佣了一些人员，在许可订单上载明了许可费金额，并与许多半导体公司进行谈判，最终把自己的专利许可给了几家公司，ITC认为Tessera公司对于涉案专利的单纯的许可活动可以构成实质性投资，满足337(a)(3)(C)的国内产业要求。
（二）专利诉讼活动
2010年的“同轴电缆案”中，ITC表明仅有专利侵权诉讼活动并非当然满足国内产业要求，NPE的专利诉讼活动需要与专利许可之间有清晰的联系，应该将排除、打击竞争者的专利诉讼活动，与正常的为了达成许可而进行的诉讼活动区分开。“同轴电缆案”中，申请人PPC公司与被申请人进行过几年的诉讼活动，PPC声称自己的诉讼活动是为了许可专利而进行的，因而他们在诉讼中的花费应当被认为是对许可的“实质性投资”，符合337(a)(3)(C)的国内产业要求。但是ITC并未发现PPC与他的诉讼对手在诉讼开始前曾经讨论专利许可的问题，也没有证据表明PPC曾发出过提及许可或和解可能的侵权警告函，PPC在诉讼期间也未流露出任何与竞争对手和解或协商许可的意图。PPC在获得了对自己有利的裁决后，又拖了2年才许可其对手实施自己的专利。可见PPC诉讼的真正目的并非是通过正常的许可程序将自己的专利许可给被申请人，而是为了排除和打击自己的竞争对手。因而ITC认为PPC在诉讼活动中的花费，不能认为是对许可专利而做的“实质性投资”，不能满足(C)项下的国内产业要求。
ITC的这一观点也在“多点触摸电子设备”案中得到体现，虽然申请人Elan曾经向其竞争对手发出过警告信，但这些警告信的目的是让对方停止实施自己的专利，此外Elan还告知被申请人的顾客，如果他们从自己的手中购买专利产品则可免于承担侵权责任。由于并无证据表明申请人Elan曾经试图与其对手谈及专利许可的问题，因而ITC认为Elan的诉讼活动目的不是为了与专利许可，而是为了排挤竞争对手以增加自己的市场份额，其诉讼费用与专利许可没有清晰的联系，不能够满足国内产业要求。
（三）专利池许可
2011年“多媒体显示器案”以前，如果申请人的许可活动与专利池相关，而专利池中包含了系争专利，ITC会认为申请人的许可能够满足国内产业要求。但“多媒体显示器案”中，ITC认为仅有专利池中包含涉案专利这一事实，并不足以满足国内产业要求，关键是系争专利而非专利池与许可活动之间是否具有强关联。在认定许可活动与系争专利是否具有强关联时，ITC会综合考虑以下因素：（1）被许可人的活动是否与系争专利所保护的产品相关；（2）专利池中专利的总量；（3）系争专利在专利池中的相对价值；（4）系争专利在许可谈判或在最终达成的许可协议中的作用是否突出；（5）专利池的技术范围与系争专利技术范围的比较。
（四）生产驱动型许可与利益驱动型许可
“多媒体显示器案”中，ITC首次区分了“生产驱动型”许可与“利益驱动型”许可。ITC认为“生产驱动型”许可是“一种能够鼓励采用专利技术，以创建新产品或新的国内产业的许可活动”。而“利益驱动型”许可则是“一种利用专利，从已有的生产中攫取利益的许可活动”。举例来说，如果一个NPE获得专利权后，立即与具备生产能力的公司联系专利许可事宜，该公司由于看好其技术，同意追加额外的研究或开发费用等以确定该发明是否有商业上的利用价值，那么这种许可一般会被认为是“生产驱动型”许可，因为这种许可活动能够产生一些与系争专利相关的，但目前尚不存在的国内生产活动。而如果同样是这个NPE，在获得专利权后自己未能成功的将专利技术商业化，同时也未试图向他人寻求将专利技术进行商业化应用，而是无所作为的等了很多年，而在这些年里有某个大公司在独立开发相同的技术，并已经生产了一些产品投入市场，该NPE发现后便警告对方侵权，向对方索要专利许可费，这种许可一般会被认为是“利益驱动型”许可。因为此种许可的目标是已经存在的产品，该许可活动的主要目的是从已经存在的产品中获得利益。ITC倾向于认为“生产驱动型”许可更能满足“国内产业要求”。
（五）被许可人的活动
ITC允许NPE以被许可人的活动满足国内产业的要求，但此时被许可人的活动必须要同时满足国内产业要求的经济要件和技术要件。在2009年的“电子设备案”中，ITC就使用了此原则，该案中申请人Saxon Innovations公司就以其被许可人摩托罗拉公司的活动向ITC证明其符合“国内产业要求”，ITC告知申请人，除了经济要件以外，申请人还必须证明被许可人摩托罗拉公司实际应用了该专利技术，以满足国内产业要求的技术要件。
三、对ITC判断专利许可是否符合“国内产业要求”基本框架的观察
（一）符合“国内产业要求”的专利许可必须满足一定要件
“多媒体显示器案”中，ITC指明专利许可活动必须满足三个要件才可能满足“国内产业要求”。即申请人所宣称的投资或花费必须（1）与系争专利存在较强关联；（2）与专利许可有较强关联；（3）与美国相关，即相关的投资必须发生在美国国内。
因为申请人在专利许可上的投资必须与系争专利存在较强关联，因而在NPE想以专利池许可证明自己满足“国内产业要求”的情形下，他必须证明自己的许可活动特别指向了系争专利，表明系争专利在专利池中的相对重要性。因为申请人在专利许可上的投资必须与许可存在较强关联，因而NPE仅能证明存在专利诉讼，而不能证明诉讼活动与系争专利的许可有较强的关联时，不能够满足国内产业要求。因为相关的投资必须是在美国国内，因而NPE必须证明自己为了专利许可而进行的花费，比如雇佣相关工作人员或律师，应该发生在美国。
（二）ITC更为重视是否存在对专利技术的“开发利用”，而非专利许可本身
在认定是否存在有关产品的美国国内产业时，337(a)(3)(C)的描述是，“存在为了开发利用（exploitation）该知识产权而进行的实质性投资（substantial investment），包括（including）工程设计（engineering）、研发（research and development）或许可（licensing）活动。”ITC认为，通过使用“包括”（including）一词，国会在337(a)(3)(C)中暗示，工程设计、研发或许可，只是对专利技术进行“开发利用”的一些实例，对专利技术进行“开发利用”包括但不限于这三种行为。也就是说，对专利技术进行商业上的“开发利用”是根本，更为本质的反应了“国内产业要求”，而专利许可、研发或工程设计行为只是手段。因而，如果一个申请人想证明其行为满足“国内产业要求”，关键是看其是否围绕着专利技术进行了各种“开发利用”活动，许可行为是“开发利用”专利技术的一个手段，许可本身只是证明“国内产业要求”存在的一个间接证据。
如果申请人A和B规模差不多，A在其专利的“许可”上投资了10元，在其专利的“研发”上也投资了10元。申请人B只是在其专利的“许可”上投资了15元，则A就比B在专利的“开发利用”上多投资了5元，A会被认为比B在美国国内产业上有更多“实质上的投资”，也就更可能被认为符合“国内产业要求”。
（三）“生产驱动型”许可与“利益驱动型”许可的区分暗含了对公共利益的考虑
从理论上讲，按照337条款的规定，ITC在发布救济令之前必须审查排除令或停止令对公共利益，如对公共健康与福利，美国经济的竞争状况，美国类似产品或直接竞争产品的生产和美国消费者的影响。但实际上ITC并不重视对公共利益的审查，在1984年以后ITC调查的案件中，因为考虑公共利益而拒绝颁发排除令的案件一共只有3起。而“多媒体显示器案”中，ITC对“生产驱动型”许可与“利益驱动型”许可的区分，以及对“生产驱动型”许可的偏好，实际暗含了ITC对公共利益的考量。因为“生产驱动型”许可中，在许可人有了新的技术后立即积极寻求将此技术商业化，可以鼓励企业在美国开创新产业、新市场，由于新产品会取代旧产品，有利于消费者接触到以前没有接触过的新技术和新产业，对美国市场和消费者能够产生积极的影响。而“利益驱动型”许可的目标是已经存在的产品，这种许可只是从已经存在的产品中攫取利益，没有对新产品或新产业的产生和技术革新做出贡献，对美国市场和消费者有着消极的影响。因为这种许可会增加已有产品的生产成本，而美国消费者最终将为这笔成本买单。
四、我国企业应该如何应对专利非实施主体的运作
随着中国企业的国际化发展，国内高科技企业逐渐被NPE“盯上”，比如华为、中兴两家公司自2011年8月起就连续遭遇到7起337调查，原告均为NPE，其中不乏Inter Digital这样的专利大鳄。这些NPE多以专利许可为名，索要高额专利使用费，若企业拒绝接受，就发起专利侵权诉讼或337调查。在这种情况下，我国出口企业必须要多了解各种NPE的运作方式，以做到有针对性地进行防范。
（一）权衡利弊，积极理性地应诉
337调查的初衷是保护美国国内产业，ITC对国内产业标准的从严解释趋势体现出美国司法行政体系对投机型NPE，即PAE态度的转变。2011年美国总统签署《美国发明法案》和2013年美国众议院批准《创新法案》，也都表明美国对投机型NPE的态度，已经由先前的克制容忍转变为积极规制，这一趋势对我国企业而言是一个好消息。在我国企业被NPE诉至ITC时，除了抗辩自己不侵权或对方专利无效以外，证明对方在专利上的投资或花费不符合“国内产业要求”也是一个很好的抗辩理由。比如涉及对方以专利池许可来证明其符合“国内产业要求”时，应尽可能表明涉案专利在专利池许可谈判中的作用不突出，对方在专利池许可上的花费不能认为是在涉案专利许可上的投资；涉及到对方以专利诉讼上的花费来证明其符合“国内产业要求”时，应当尽可能表明对方的专利诉讼活动与专利许可之间没有清晰的关联，对方是为了排除、打击竞争者而进行的专利诉讼活动；针对PAE，应该揭露其专利许可主要是“利益驱动型”许可，对美国的创新并没有什么贡献，而且他们的许可行为会增加美国已有产品的生产成本，而美国消费者最终将为这笔成本买单等等。
尽管ITC的态度有所转变，但也应该看到ITC对“国内产业要求”的解释还是比较模糊和灵活的。因为美国是全球最大的知识产权出口国，专利许可及专利运营对美国贸易平衡、经济发展具有重要作用，ITC针对NPE的限制将是一个渐进的过程。所以在产品进入美国市场之前，我国企业应当事先进行专利检索，或者委托专业律师进行专利分析，判断产品是否存在侵犯美国专利权的情况。企业万一不幸被NPE盯上，要确保在利益最大化的原则下制定攻防策略。
（二） 雄厚的知识产权实力是基础，专利运营能力是关键
要想在与非专利实施主体的对抗中取得胜利，有两个能力十分重要，一是企业自身的知识产权实力，二是企业的专利运营能力，这可以从我国中兴通讯公司和华为公司的实例中得到证明。
自2013年至今，中兴通讯已连胜由3家较知名的NPE--Inter Digital、TPL、flashpoint Technology发起的“337调查”。而华为公司在与专利大鳄Inter Digital的对抗中，除了在ITC积极进行应诉抗辩外，还在美国和中国的法院提起反诉，最终取得了胜利。这两个公司的胜利都依托于他们雄厚的知识产权实力和专利运营能力。除了在美国积极进行专利布局外，两家公司还通过专利许可、交叉许可等方式，进行专利运营，使自己在国外企业挑起的一次次专利纠纷风波中化险为夷，同时为企业带来了丰厚的回报。
（三）成立自己的NPE，并在美国申请专利，时机成熟时对他人提起337调查
对于337调查，很多人存有误区认为只有美国本土企业才能提起，其实不然。无论是美国人（企业）还是外国人（企业），只要认为进口产品侵犯了自己在美国登记或注册的专利权、版权、商标权、或集成电路布图设计权，并能够证明美国国内已经存在或正在形成相应的国内产业，都可以依法向ITC提起337调查申请。因而就专利的337调查的申请人资格而言，关键是企业是否在美国享有专利权，而我国企业完全可以通过国家知识产权局提供的PCT申请程序获得在美专利权,然后通过自己或他人的行为表明相关的美国国内产业已经或者正在建立，并利用 “337调查”主动攻击其他企业，实际上一些日本公司也曾经运用这一点多次提起针对其他国家甚至美国企业的337调查。但需要注意的是，如果采用的是以专利许可来证明自己符合337的“国内产业要求”时，应注意平时对相关证据，尤其是书面证据的收集保留。在以被许可人的活动来证明自己满足美国“国内产业要求”时，需要注意被许可人的活动必须同时满足经济要件和技术要件。
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参考文献：
[1]eBay Inc. v. Merc Exchange, LLC, 547 U.S. 388, 391, (2006).
[2]See Commission Opinion Certain Stringed Musical Instruments, Inv. No. 337-TA-586, USITC Pub. 4120 ( May 16, 2008), at 14.
[3][12]Wei Wang, Non-practicing Complainants at the ITC :Domestic Industry or Not？[J].Berkeley Technology law, 2012, Vol.27.
[4] John Mezzalingua Assocs. Inc. v. International Trade Commission, 660 F.3d 1328, 1329 (Fed.Cir. 2011) (appealing the Commission´s decision in Coaxial Cable, USITC Inv. No. 337-TA-650).
[5]Certain Electronic Devices With Multi-Touch Enabled Touchpads, USITC Inv. NO.337-TA-714.